С развитием товарно-денежных отношений в Казахстане все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как товарные знаки. Рыночный механизм чутко улавливает реакцию потребителя на производимый товар. Поэтому в индивидуализации предлагаемых товаров в равной степени заинтересованы и потребители и производители. Одним из средств индивидуализации продукции является товарный знак. Наряду с отличительной функцией товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о повышении качества продукции. Таким образом, законодательство о средствах индивидуализации продукции, работ и услуг является одной из важных составляющих казахстанского законодательства об интеллектуальной собственности. Правовое регулирование товарных знаков осуществляется ГК РК, Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26.07.1999г. Следует отметить, что Казахстан проделал огромную работу по разработке и привидению в соответствие данного законодательства стандартам, установленным Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и конвенциям ВОИС. Это необходимо в связи с желанием Казахстана присоединиться к ВТО. Одним из препятствий на пути реализации данного законодательства являются трудности, возникающие при разрешении споров по защите интеллектуальной собственности, так как отсутствует наработанная практика, нет сформировавшейся модели рассмотрения дел названной категории. Разрешение таких споров является для судов сложной задачей. Между тем, эффективность системы охраны прав интеллектуальной собственности зависит от быстрого и квалифицированного рассмотрения судами дел, связанных с нарушением указанных прав. Так же необходимо отметить, что правоприменительная практика в сфере защиты прав собственника товарного знака сложилась в основном в судах г.г. Алматы и Астаны, где, находятся крупные коммерческие предприятия. Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц (ст.1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара»). Чтобы быть признанным в качестве товарного знака обозначение должно отвечать ряду условий. Прежде всего, товарным знаком признается легко запоминающееся условное обозначение, которое помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации. Не может считаться товарным знаком помещение на изделии полных сведений, касающихся изготовителя товара. Необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. С точки зрения действующего законодательства новыми будут считаться лишь такие условные обозначения, которые по своему содержанию не являются тождественными или сходными до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг. Так, коллегия по гражданским делам суда города Астаны рассмотрев на заседании 27.05.2009 года гражданское дело по заявлению Компания «Societe des Produits Nestle S.A.» к Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан об отмене решений коллегии Апелляционного совета от 11.07.2008 года об отказе в удовлетворении возражений Компании «Societe des Produits Nestle S.A.» против действий регистраций и приказов Комитета по правам интеллектуальной собственности об утверждении решений Апелляционного совета; обязанности Комитета по правам интеллектуальной собственности признать недействительными и аннулировать регистрации товарных знаков NEX, Nextea, NEXTEA и NEX.T соответственно зарегистрированных на имя ТОО «Казахстанский художественный фонд» отменило решение специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны, установив следующее. Компания «Societe des Produits Nestle S.A.» является владельцем словесных товарных знаков NES, NESTEA, NESTEA COOL, NESTEA (комбинированный знак с изображением стилизованных листов чая), NESTEA (цветной комбинированный знак с изображением стилизованных листов чая), которые имеют правовую охрану на территории Республики Казахстан. На имя ТОО «Казахстанский Художественный Фонд» зарегистрированы: товарный знак «NEXTEA» , «КЕХТЕА»; «NEXT» ; «NEX». В октябре 2007 года заявитель обратился в Комитет по правам интеллектуальной собственности с возражениями против действия регистраций вышеуказанных товарных знаков «NEX», «Nехtеа», «NEXTEA», «NEX.T». 11.07.2008 года Апелляционным советом Комитета были рассмотрены возражения заявителя и вынесены решения об отказе в удовлетворении возражений. В соответствии с п/п.1 п.1 ст.7 Закона, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, обозначения тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг. Из изложенного следует, что законом различаются два понятия: тождество и сходство до степени смешения. Между тем, суд уравнял эти понятия и указал, что для признания знаков NEXTEA, NEX, NEXT сходными до степени смешения с товарными знаками NESTEA, NES необходимо установить тождество, что не соответствует нормам, изложенным в законе, поскольку сходными до степени смешения признаются обозначения, которые ассоциативно могут восприниматься потребителем как тождественные, несмотря на отличия отдельных элементов. Согласно пункту 26 Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак, утвержденной приказом Комитета от 24.04.2007 года, сходство словесных обозначений определяется путем сравнения со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы, а также то, что при обнаружении сходства до степени смешения словесных обозначений или изобразительных элементов, комбинированному знаку выносится отказ в регистрации. Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что товарный знак NEXT и знак NESTEA не имеют сходства ни по фонетическим, ни по визуальным параметрам. При этом суд в решении не приводит анализ данных знаков в соответствии с положениями Инструкции, поскольку исследовал только вопрос об отсутствии тождества знаков NEXT и NESTEA. Поскольку суд неправильно определил и выяснил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильно истолковал закон, решение суда было отменено и направлено на новое рассмотрение. Противоположный пример. Решением специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны от 28.08.2009 года решение Апелляционного Совета Комитета от 30.05.2008 года и приказ председателя Комитета от 28.08.2008 года №°110-н.к отменены, международная регистрация 881757 товарного знака на имя SANY Group Co., Ltd в отношении товаров 12 класса МКТУ на территории Республики Казахстан признана недействительной. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие: 1) промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета; 2) названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав, если регистрация таких прав произведена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 3) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан. Законом о товарных знаках предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым не допускается регистрация товарных знаков. Например, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта и иные. К примеру, судом города Астаны 22.11.2006г было рассмотрено гражданское дело по иску ОАО «Щелковский витаминный завод»» к Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК о признании недействительным решения апелляционного совета от 18.05.2006 г и приказа председателя Комитета от 12.06. 2006 года, об отмене действия регистрации товарного знака «Диазолин Diazolinum». Требования мотивированы тем, что ОАО «Фармак» (Украина) должно быть отказано в регистрации товарного знака в Казахстане ввиду отсутствия у него различительной способности, как вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Исковые требования были удовлетворены. Решение Апелляционного совета Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК от 18.05.2006 г. и приказ председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности от 12.06.2006 г. об утверждении указанного решения признаны недействительными, отменено в Казахстане действие регистрации товарного знака «Диазолин Diazolinum» на имя Открытое акционерное общество «Фармак». Суд мотивировал свое решение тем, что наименование «Диазолин» вошло во всеобщее употребление в силу длительного использования различными производителями лекарственных средств. Так, ОАО «Щелковский витаминный завод» в период с 2002 г по 2006 г. поставлялся через ОАО «Новосибхимфарм» в городах Казахстана : Алматы, Шымкент, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Караганда, через различные казахстанские фирмы, в объемах не менее чем ОАО «Фармак». Обозначение «Диазолин» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не обладает различительной способностью, является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, как обозначение товара определенного вида, не способное выполнять основное назначение товарного знака. Новизна товарного знака определяется на дату приоритета. Дата приоритета определяется по общему правилу по дню поступления правильно оформленной заявки на регистрацию товарного знака в Экспертную организацию в лице РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности», уполномоченным органом которого является Комитет по правам интеллектуальной собственности МЮ Республики Казахстан. Наряду с этим приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки на товарный знак в зарубежной стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если в Патентное ведомство заявка поступила в течении 6 месяцев с указанной даты. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности (выставочный приоритет), может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если в Экспертную организацию заявка на товарный знак поступила в течении 6 месяцев с указанной даты. Наконец, приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами РК. По форме своего выражения товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными и другими. Словесные товарные знаки чрезвычайно разнообразны. На более ранних этапах в качестве словесных товарных знаков чаще всего избирались имена известных людей, героев художественных произведений или мифологических персонажей (Наполеон, Г амлет, Прометей), названия животных, птиц, растений, драгоценных камней (Лев, Сокол, Клен, Алмаз), наименования природных явлений, небесных тел, географических объектов (Рассвет, Комета, Эверест) и т.п. Широкое распространение получили также словесные товарные знаки, взятые как производные из древних языков (Laktos, Sanorin). В настоящее время в связи с тем, что указанные выше и подобные им наименования оказались практически исчерпанными, все чаще встречаются товарные знаки, представляющие собой искусственно образованные слова (неологизмы). Они широко используются для обозначения новых веществ, препаратов, приборов и материалов, т.к. подчеркивают оригинальность и обладают большей охраноспособностью. Нередко словесные товарные знаки так или иначе связываются с фирменным наименованием предприятия, в частности производят все его существенные элементы. Иногда в качестве товарных знаков регистрируются словосочетания и даже короткие фразы. При регистрации словесных товарных знаков охраняется не только сома слово или словосочетание, но и их шрифтовое решение. Словесные товарные знаки являются наиболее эффективными по общему признанию специалистов. Их популярность определяется тем, что они хорошо запоминаются, удобны для рекламы и легко различимы. Изобразительные товарные знаки - это обозначение в виде разнообразных значков, рисунков, орнаментов, символов, изображений животных и т.п. Хотя их эффективность оценивается ниже, чем у словесных товарных знаков, в России на их долю приходится около 70% всех регистрируемых отечественных товарных знаков. Успех изобразительных товарных знаков в большей степени определяется их простотой, броскостью и эффективностью с точки зрения рекламы, возможностью использования на всевозможных материалах, смысловой нагрузкой и т.п. Объемные товарные знаки представляют собой изображения товарного знака в трех измерениях - его длине, высоте, ширине. Предметом объемного товарного знака может быть либо оригинальная форма изделия, например форма мыла, свечи, пилюли и т.д. либо его упаковка, например, оригинальная форма бутылки для напитка или флакона для духов. Однако объемный товарный знак не может просто повторять внешний вид известного предмета, а должен характеризоваться новым и оригинальным внешним видом. Комбинированные товарные знаки сочетают в себе элементы названных выше знаков. Чаще всего такие знаки представляют собой сочетание рисунка и слова, рисунка и букв, слов и цифр и т.д. Желательно, чтобы словесная и изобразительная части образовывали единое целое, связывались композиционно и сюжетно. Одним из самых распространенных видов комбинированных товарных знаков являются разнообразные этикетки, в которых, как правило, сочетаются словесные и изобразительные элементы в определенном цветовом решении. Помимо приведенных видов товарных знаков, законодательство допускает к регистрации и другие обозначения товаров и услуг, в частности звуковые, световые, обонятельные и иные обозначения. В настоящее время подобные иностранные знаки регистрируются в основном на имя иностранных пользователей, так как в отечественной практике они распространения не получили. Наряду с подразделением товарных знаков по форме их выражения они делятся по иным основаниям. Так, в зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком, следует различать индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальный товарный знак - это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного юридического и физического лица. Коллективный товарный знак - это товарный знак ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками. Правовой режим коллективных товарных знаков имеет ряд особенностей. 1. Такой товарный знак может принадлежать только объединению предприятий. Коллективный товарный знак является объектом исключительного права объединения как такового, а не права совместно принадлежащего объединенным в его составе предприятиям. 2. Субъектом пользования коллективным товарным знаком могут быть только такие входящие в объединение предприятия или организации, за которыми по закону признается возможность обладания индивидуальным товарным знаком. 3. Предприятия-участники объединения могут использовать коллективный товарный знак в качестве единственного средства для обозначения товара либо применять его наряду со своим индивидуальным знаком. 4. Товары, которые будут обозначаться этим знаком должны иметь единые качественные или иные общие характеристики. 5. Объединение обладает правом контроля за использованием товарного знака. Указанные выше условия использования коллективного товарного знака отражаются в специальном правовом документе, именуемом уставом коллективного товарного знака. Он разрабатывается и утверждается самим объединением и прилагается к заявке на регистрацию коллективного товарного знака. Но каким бы по виду не был товарный знак, главное требование для его регистрации - это то, чтобы он по своему содержанию не являлся тождественным или сходным до степени смешения. Тождественным признается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо от различия в их перечне. Обычно установление тождественности обозначений не вызывает больших затруднений. Гораздо сложнее решается вопрос о сходных обозначениях. В действующем законодательстве указывается в общих чертах на недопустимый уровень близости заявляемого обозначения уже известному - наличие между ними сходства до степени их смешения. Совпадение отдельных элементов не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака. Поскольку товарный знак ориентирован прежде всего на потенциального покупателя товара, оценка сходства обозначений должна производиться не с профессиональных позиций, например, с позиций дизайнера, художника, графика и т.д., которые способны отметить мельчайшие различия, а с позиции простого потребителя. Регистрация остается основной мерой защиты товарного знака. Зачастую компании не придают этому должного значения и тем самым предоставляют недобросовестным лицам возможность зарегистрировать товарный знак на свое имя и вследствие этого создать препятствия для его использования законным правообладателям. На 1.01.2010 года в Казахстане по национальной регистрации зарегистрировано более 30000 знаков. Порядок регистрации товарных знаков регулируется Законом о товарных знаках и Инструкцией по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак, утвержденной приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (ныне Комитет по авторским правам Министерства юстиции РК) № 55-ОД от 24.04.2007 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции РК 30.04.2007 года за № 4645. Данная инструкция детализирует процедуру составления заявки на регистрацию товарного знака, процедуру ее оформления и рассмотрения, а также процедуру выдачи свидетельства на товарный знак. Заинтересованное лицо подает заявку в экспертную организацию. Заявка должна быть установленной формы и содержания и подлежит оплате. Далее следует этап предварительной экспертизы, в ходе которой определяется комплектность и соответствие представленных заявочных документов и сведений, содержащихся в них, требованиям, установленным инструкцией. Проверка и корректировка перечня товаров и услуг производится в соответствии с действующей редакцией МКТУ (Международной классификации товаров и услуг, принятой Ниццким соглашением от 15.06.1957 года с последующими изменениями и дополнениями). Предварительная экспертиза проводится в течение двух месяцев со дня поступления заявки в экспертную организацию. При направлении запроса заявителю этот срок продлевается. При поступлении заявки по факсимильной связи срок проведения предварительной экспертизы исчисляется с даты поступления оригинала заявки. По результатам предварительной экспертизы в течение десяти дней с момента ее завершения заявитель уведомляется о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии заявки к рассмотрению. По завершении предварительной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению осуществляется полная экспертиза, которая проводится в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки. При направлении заявителю запроса экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос. Если в ходе экспертизы заявленного обозначения выявляется обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с заявленным и имеющее более ранний приоритет, делопроизводство по заявке приостанавливается до вынесения решения по заявке с более ранним приоритетом. По результатам полной экспертизы экспертной организацией выносится экспертное заключение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. Если в результате экспертизы установлено, что обозначение не соответствует одному из требований, установленных статьями 6-7 Закона, экспертной организацией выносится экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака. На основании экспертного заключения уполномоченным органом в месячный срок с даты завершения полной экспертизы принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака. На основании решения о регистрации товарного знака, при подтверждении соответствующей оплаты за подготовку к выдаче свидетельства и оплаты государственной пошлины, товарный знак регистрируется экспертной организацией в Г осударственном реестре товарных знаков Республики Казахстан с присвоением ему порядкового номера (номера регистрации) и указанием даты внесения сведений, т.е. даты регистрации). При регистрации товарного знака в Государственный реестр вносятся следующие сведения: - номер регистрации товарного знака (номер свидетельства); - дата регистрации товарного знака; - изображение товарного знака; - индекс МКТУ; - наименование или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) владельца и указание его местожительства или местонахождения; - номер и дата подачи заявки в экспертную организацию; - перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; - страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет; - адрес для переписки; - сведения о представителе (о патентном поверенном); - дата публикации сведений о выдаче свидетельства и номер официального бюллетеня; - другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака. Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобретают право использовать их на всей территории РК. Данное право действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в соответствующий орган. Срок охраны может быть сколь угодно длительным, поскольку действие свидетельства на товарный знак может неоднократно продлеваться. Заявление о продлении срока охраны, каждый раз на десять лет, должно быть подано обладателем свидетельства в течение последнего года его действия. По ходатайству заявителя для продления срока действия свидетельства ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины. Заявление вместе с приложенными к нему документами (подлинник свидетельства, документ об уплате пошлины) рассматривается в течение трех месяцев с даты поступления в Экспертную организацию. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в соответствующие Государственные реестры и свидетельства, а также публикуются для всеобщего сведения в официальном бюллетене. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требований законодательства. Любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против регистрации товарного знака. Возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, а также владелец товарного знака имеют право участвовать в рассмотрении спора. Так, спор о признании недействительной регистрации товарного знака, признании недействительным решения госоргана также был рассмотрен судом города Астаны. Заявитель компания «А.Менарини индустрие фармачеутике риуните С.Р.Л.» к Комитету по правам интеллектуальной собственности МЮ РК и третьему лицу ТОО «Научнопроизводственный центр «РАУАН» (далее НПЦ «Рауан») о признании недействительной регистрации товарного знака. Компания «Менарини» через своего представителя — патентного поверенного обратилась в суд о признании недействительной регистрации 23.06.1999 года по свидетельству № 10847 товарного знака ФАСТИН за казахстанской компанией НПЦ «Рауан», мотивируя свои требования тем, что согласно свидетельству.№ 8325 от 28.02.1996 года, они являются владельцами товарного знака ФАСТУМ. Оба словесных товарных знака зарегистрированы по 5 классу товаров МКТУ «Фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека». Полагая, что товарный знак ФАСТИН сходен до степени смешения товарным знаком ФАСТУМ, зарегистрированным ранее на имя истца, они поставили вопрос об отмене регистрации товарного знака ФАСТИН, основываясь на п.1 ст.7 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РК а имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг. Согласно требованиям пп.3.5 Правил сходными до степени смешения признаются обозначения, которые, несмотря на отличия отдельных элементов, ассоциативно могут восприниматься потребителем как тождественные. В соответствии с п.3.5.1 Правил сходство словесных обозначений определяется путем звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства. В данном случае особенное значение имеет фонетическое сходство, учитывая то, что эти лекарственные препараты носят названия вымышленные, не имеющие смысловой нагрузки. Согласно ст.7 Закона РК «О товарных знаках» не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РК на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг. Учитывая, что товарный знак ФАСТИН казахстанской компании НПЦ «Рауан» был зарегистрирован на три года позже товарного знака истца по свидетельству № 6403 от 28.02.1996 года, что сторонами не оспаривалось, а сходность до степени смешения с товарным знаком истца установлена, иск был удовлетворен: Признана недействительной полностью регистрация товарного знака ФАСТИН о свидетельству № 10847, признаны недействительными решение апелляционного совета и приказ председателя апелляционного совета. Еще одно дело было рассмотрено специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны. Заявитель, ТОО «IPA-Agency», обратился в суд с заявлением к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан»(далее Комитет) о признании недействительными решение Апелляционного совета Комитета от 12.12.2008г. и Приказа председателя Комитета от 23.12.2008. № 167. Согласно свидетельству на товарный знак № 25726 от 24.07.2008г. товарный знак «Хлебная слеза» зарегистрирован за ТОО «IPA-Agency». Дата подачи заявки 4.04.2007г. Решением апелляционного совета Комитета от 12.12.2008г. удовлетворены возражения ООО «Водочная компания Долгова» против действия регистрации товарного знака «Хлебная слеза» по свидетельству № 25726. Основаниями для удовлетворения возражений указано, что ООО «Водочная компания Долгова» первым познакомила потребителя с продукцией, ТОО «IPA-Agency» не производит товар. Согласно свидетельству № 166936 на товарный знак владельцем товарного знака «Хлебная слеза» является Г осударственное акционерное общество закрытого типа «Окский пищевой комбинат», приоритет товарного знака 28.06.1995г. По договору об уступке товарного знака № 198-1 от 1.02.2006г. ОАО «Окский пищевой комбинат» уступает, а ООО «Водочная компания Долгова» принимает и оплачивает товарный знак «Хлебная слеза». Договор зарегистрирован 19.04.2007г. в Роспатенте. Из приложения к лицензионному договору следует, что ООО «Хлебная слеза» передано так же право на использование товарного знака «Хлебная слеза». Договор зарегистрирован в уполномоченном органе 27.03.2008г. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан от 26.07.1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон) законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. В соответствии со ст. 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 28.03.1994г. (далее Соглашение) в области охраны промышленной собственности юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены законодательством этого другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, используя те же средства правовой защиты на тех основаниях и в том же объеме. При этом по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны будут применять положения Парижской конвенции об охране промышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14.07.1967г. В соответствии со ст. Ю-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее Конвенция) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности, может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Суд пришел к выводу, что регистрацией товарного знака «Хлебная слеза» ТОО «IPA-Agency» совершил действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия и продуктов и торговой деятельности конкурента, а так же указания и утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности, может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления товара - алкогольного напитка «Хлебная слеза». Принимая во внимание, что ТОО «IPA-Agency» не производит указанный товар, суд признал обоснованным решение апелляционного совета Комитета об удовлетворении возражений ООО «Водочная компания Долгова». Еще один пример из судебной практики об отмене действия регистрации товарного знака. Тудом г. Астаны было рассмотрено гражданское дело по иску ОАО «Щелковский витаминный завод»» к Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК о признании недействительным решения апелляционного совета от 18.05.2006 г и приказа председателя Комитета от 12.06. 2006 года, об отмене действия регистрации товарного знака. Сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности их неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых ими товаров. Использование товарного знака считается прежде всего применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) на их упаковке. Лицом, применяющим товарный знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца. Хотя в Законе РК о товарных знаках это прямо не подчеркивается, анализ его норм позволяет сделать такой вывод. В частности п.4 ст. 19 Закона предусматривает возможность любого заинтересованного лица подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче возражения. Данный вопрос решается апелляционным советом. Так, судом города Астаны было рассмотрено дело по иску компании BELVEDERE к Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК о признании недействительным решения об отмене регистрации товарного знака BERKUT. Компания BELVEDERE являлась владельцем товарного знака BERKUT по международной регистрации № 666325, зарегистрированного 3.01.1997 г. с приоритетом от 9.07.1996 г. в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ) - алкогольные напитки, в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891г., участником которого является Республика Казахстан. Решением апелляционного совета от 27.11.2003 года удовлетворено возражение ТОО «Геом» об отмене действия международной регистрации № 666325 товарного знака BERKUT на имя компании BELVEDERE в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет. Приказом председателя Комитета № 210 от 29.12.2003 года решение апелляционного совета об удовлетворении возражения ТОО»Геом» против действия регистрации товарного знака BERKUT по международной регистрации № 666325 было оставлено в силе. Истец просил отменить решение апелляционного совета от 27.11.2003 г. приказ председателя Комитета от 29.12.2003 года ввиду их незаконности и противоречия законодательству РК в области охраны товарных знаков и в обоснование своей позиции привел следующие доводы. ГК РК и Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон «О товарных знаках») не предусматривают обязательного заключения лицензионного договора или договора уступки. Между компаниями BELVEDERE и ТОО «Фирма «Акцепт», а также между BELVEDERE и АО «Тараз» были заключены договора поставки, не требующие регистрации. Компания BELVEDERE осуществляла поставку упаковочных материалов, а именно бутылки и коробки, на которых был нанесен товарный знак BERKUT по международной регистрации № 666325 для водки BERKUT. В соответствии с Законом «О товарных знаках» и ГК РК применение товарного знака «на товаре и его упаковке признается использованием этого товарного знака». Таким образом, в течение определенного периода на территории РК товарный знак BERKUT по международной регистрации № 666325 использовался компанией BELVEDERE на упаковке товаров. Применение на упаковке водки товарного знака является его использованием. Использование товарного знака непосредственно на самом товаре (водке) в данном конкретном случае является физически невыполнимой задачей, так как этот товар представляет собой жидкость. Данный товар, обладающий определенным набором физико-химических и органолептических характеристик, становится водкой BERKUT, готовой продукцией, обладающей определенными потребительскими свойствами, ценой, только после разлива ее в емкость с нанесенным соответствующим названием, то есть на упаковку данного товара. Это является подтверждением того, что товарный знак придает новые существенные потребительские характеристики товару и обладает самостоятельной ценностью, переносимой на конечный продукт, что в свою очередь подтверждает его использование. По существу спора, суд пришел к следующему выводу. Компания BELVEDERE являлась владельцем товарного знака BERKUT по международной регистрации № 666325, зарегистрированного 3.01.1997 года с приоритетом от 9.07.1996 года в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 года, участником которого является РК, а также товарный знак BERKUT зарегистрирован по международной заявке № 666653 для товаров 33 класса. Товарный знак по международной заявке № 666653 представляет собой бутылку оригинального дизайна, имеющую эффект окна с внутренней стенкой, в глубине которого помещена фигура сидящего беркута, а внизу на этикетке под окном помещено изображение летящего беркута и надпись BERKUT. Товарный знак по международной заявке № 666325 представляет собой словесное обозначение, исполненное в латинице, и в кириллице - BERKUT - БЕРКУТ. Это знак зарегистрирован только для товаров 33 класса (алкогольные напитки). 27.08.2002 года ТОО «Геом» подало возражение в отношении регистрации товарного знака BERKUT за компанией BELVEDERE по 33 классу МКТУ, по международной заявке № 666325. Решением апелляционного совета Комитета по правам интеллектуальной собственности от 27.11.2003 года возражение ТОО «Геом» удовлетворено в полном объеме, действие международной регистрации № 666325 товарного знака BERKUT на имя компании BELVEDERE в отношении товаров 33 класса МКТУ отменено. Приказом Комитета № 210 от 29.12.2003 года решение апелляционного совета утверждено. Суд счел указанные акты обоснованными. В силу п.1 ст.19 Закона РК «О товарных знаках», владелец товарного знака обязан его использовать. Условием использования является выпсук товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак согласно МКТУ. Истец считает, что использовал товарный знак по 33 классу посредством заключения договоров с ТОО «Фирма «Акцепт» и АО «Тараз», на поставку бутылок с обозначением товарного знака BERKUT. Действительно в 1999 году между компанией BELVEDERE и ТОО «Фирма «Акцепт» был заключен договор о поставке бутылок и упаковочных материалов для водки BERKUT. Аналогичный договор был заключен также с АО «Тараз». В соответствии с этими договорами компания BELVEDERE приняла на себя обязательство поставлять упаковочные материалы для водки BERKUT, а именно бутылки и коробки, на которых нанесен товарный знак BERKUT. 16.11.2001 года Казахстан присоединился к Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрационных знаков 19857 года. Согласно указанной классификации товарный знак может быть зарегистрирован как на несколько классов одновременно, так и на один. Согласно МКТУ с 1 по 35 класс регистрируются товары. Бутылка (емкость) регистрируются по 21 классу, коробки (тара) по 16 классу и сама водка по 33 классу. Бутылка, коробка являются товарами, и они могли быть введены в оборот каждый в своем классе. Компания BELVEDERE осуществляла в 1999-2000 гг. поставку товаров в ТОО «Фирма Акцепт», АО «Тараз» по 21 классу МКТУ бутылки-упаковки для товаров 33 класса, но не сами товары по 33 классу. Между тем использование товарного знака возможно только в отношении тех товаров, на которые он зарегистрирован по МКТУ. Представитель компании BELVEDERE заявил, что поставить товарный знак на продукцию под названием водка невозможно. Действительно, поставить товарный знак на водку как жидкость невозможно, но для того, чтобы обозначить товар товарным знаком, этот товар необходимо произвести, а затем уже разлить в тару и обозначить товарным знаком для отделения от других однородных товаров (ст. 1024 ГК РК). Владельцем товарного знака BERKUT по 33 классу МКТУ является французская компания BELVEDERE, и именно алкогольные напитки этой компании должны маркироваться знаком BERKUT. В Казахстане под знаком BERKUT введен в оборот товар казахстанских предприятии ТОО «Фирма «Акцепт» и АО «Тараз» и водка марки BERKUT ассоциируется у нашего потребителя как выпускаемая АО «Тараз». В данном случае зарегистрированное обозначение BERKUT не выполнило свою функцию, так как потребитель никак не связывает водку BERKUT производства Тараза с французской компанией BELVEDERE. Компания BELVEDERE никогда не производила товары, соответствующие 33 классу МКТУ - алкогольные напитки, и следовательно, данное требование законодательства компанией не могло быть исполнено, так как не с чем сравнивать качество товара ТОО «Фирма «Акцепт» и АО «Тараз». Компания не могла использовать товарный знак BERKUT в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку не имеет соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции. Любая передача прав на товарный знак должна быть легализована посредством соблюдения письменной формы и обязательной регистрации в Комитета по правам интеллектуальной собственности. Несоблюдение этих требований означает недействительность любой передачи прав на товарные знаки. Материалами дела было установлено и не оспаривалось сторонами, что Компания BELVEDERE на территории РК в установленном законом порядке права на использование товарного знака BERKUT в отношении товаров 33 класса ни одному юридическому или физическому лицу не передавала. Таким образом, судом установлено, что компанией товарный знак BERKUT в отношении товаров 33 класса МКТУ на территории РК не использовался в течение пяти лет, и выводы Комитета по товарному знаку являются обоснованными. При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его использованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам. Например, из-за стихийного бедствия, отсутствия необходимого сырья. Изменения профиля деятельности предприятия и т.п. Достаточно сложным представляется вопрос об объеме использования товарного знака, достаточном для поддержания его регистрации в силе. Как и в ранее действовавшем. Так и в нынешнем законодательстве данный вопрос не решен. В литературе обычно предлагается различать две его стороны - количественную и качественную. В частности. Применение товарного знака на одном или очень ограниченном числе изделий может быть признано достаточным использованием, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы или оборудование, либо изделия. Пользующиеся ограниченным спросом. Напротив, если товарный знак был предназначен для обозначения серийно выпускаемых изделий, но фактически применен лишь при выпуске опытных образцов, это может быть квалифицированно как недостаточное его использование. Качественная сторона вопроса об объеме использования товарного знака обычно связывается с оценкой соответствия перечня товаров, для обозначения которых товарный знак фактически применяется. Согласно общему правилу, эти перечни должны совпадать друг с другом. На практике , однако, от этого встречаются отступления двоякого рода. С одной стороны, товарным знаком могут обозначатся товары, не указанные в перечне при регистрации. Такое применение товарного знака считается неправомерным и , соответственно, не учитывается как исполнение обязанности по применению товарного знака. Но иногда возникает ситуация. Когда товарный знак используется для обозначения товаров, формально не указанных в перечне. Но охватываемых одним из терминов регистрационного перечня как родовым понятием. С другой стороны, товарный знак часто фактически используется для обозначения более узкого круга товаров, чем ото указано при регистрации. Данное обстоятельство может послужить основанием для сужения объема охраны товарного знака путем исключения из перечня товаров тех объектов, которые фактически не производятся владельцем товарного знака и (или) по каким то причинам не маркируются товарным знаком. При использовании товарного знака его обладатели могут проставлять с указанным обозначением предупредительную маркировку. Она указывает на то , что данное обозначение является товарным знаком. Эта маркировка выполняет как рекламно-информационную так и патентно-правовую функции. С одной стороны она позволяет особым образом выделить товарный знак среди других видов обозначения товара (символы управления, эксплуатации, хранения, транспортировки и т.п.). Благодаря такому «обособлению» внимания покупателей обращается на особую природу знака, побуждая их к выяснению содержания данной маркировки и способствует тем самым ее лучшему запоминанию. Предупредительная маркировка свидетельствует о наличии исключительных прав на товарный знак и тем самым подтверждает его определенную оригинальность. Кроме того, применение данной маркировки является дополнительным рекламным средством и собственно товарного знака и маркируемых им товаров, что способствует повышению престижа фирмы в глазах потребителей ее продукции. С другой стороны, благодаря предупредительной маркировке становится возможным оперативное установление факта регистрации товарного знака. Наличие специальной маркировки предостерегает третьих лиц от нарушения исключительных прав владельца товарного знака и является важным аргументом при разрешении патентноправовых споров. Действующее законодательство не содержит специальных норм, регламентирующих нанесение предупредительной маркировки. Она наносится исключительно по усмотрению владельца прав на товарный знак и в любой момент может быть снята. Использование предупредительной маркировки должно быть добросовестным. Проставление указанной маркировки в тех случаях, когда соответствующее обозначение не зарегистрировано в Патентном ведомстве, рассматривается как неправомерное действие, вводящее потребителей в заблуждение. Абдрасулова Гульнара Эркеблановна к.ю.н., доцент кафедры Г ражданского, природоресурсного и экологического права ЕНУ им.Л.Н.Гумилева